【預(yù)警播報】在美國如何使用派生程序更正發(fā)明人資格?
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2014-02-25 14:26:51
在現(xiàn)實生活中，我們可能會遇到這種情況：A發(fā)明了一個醫(yī)療器械，隨后，A與合作者B共同討論了這件發(fā)明，不久后，A發(fā)現(xiàn)B已經(jīng)針對這件發(fā)明提交了發(fā)明專利申請，內(nèi)容與A的發(fā)明非常相似，甚至完全相同。這種情況在美國通常會引起發(fā)明人資格的糾紛，有些糾紛可以協(xié)商解決，有些糾紛則需要通過爭辯程序來解決。
根據(jù)該糾紛所涉及的是已經(jīng)授權(quán)的專利申請還是尚未授權(quán)的專利申請，被遺漏的發(fā)明人有兩種選擇來解決發(fā)明人資格的糾紛。如果所涉及的是專利申請而且該專利申請正在美國專利商標(biāo)局（USPTO）接受審查，被遺漏的發(fā)明人可以向USPTO提出更正發(fā)明人資格的要求。如果涉及的是已被授權(quán)的專利申請，被遺漏的發(fā)明人可以向美國地方法院提出更正要求。但是，被遺漏的發(fā)明人通常不能在法院要求解決在尚未授權(quán)的專利申請中存在的發(fā)明人資格糾紛，但該發(fā)明人可以等相關(guān)專利申請被授權(quán)后，再對其發(fā)明人資格向法院提出質(zhì)疑。
《美國發(fā)明法案》（AIA）簡化了在 USPTO更正發(fā)明人資格的程序。雖然AIA改變了美國專利法中的先發(fā)明制，但該法案依然強(qiáng)調(diào)專利原創(chuàng)性的重要性，并創(chuàng)建了派生程序，以確保發(fā)明人資格能夠得到必要的更正。派生程序是為了確保首先提交專利申請的人是真正的發(fā)明人，被遺漏的發(fā)明人可以通過提交自己的專利申請，包含與已有專利申請完全相同（或幾乎完全相同）的權(quán)利要求，然后請求USPTO啟動派生程序。
新成立的專利審理和上訴委員會(PTAB)負(fù)責(zé)審核有關(guān)專利和專利申請中的發(fā)明人資格。AIA規(guī)定PTAB在“適當(dāng)情況”下可以對任何申請或?qū)＠陌l(fā)明人資格進(jìn)行更正。
雖然美國國會沒有具體指出哪些情況構(gòu)成“適當(dāng)情況”，但USPTO回答了一些美國國會尚未闡明的問題。例如，在干擾程序中是否可以作出共同發(fā)明人資格的判決？USPTO 在最終規(guī)則中闡明，PTAB具有判定派生和發(fā)明人資格的權(quán)利，如果PTAB在某一相關(guān)專利申請或?qū)＠邪l(fā)現(xiàn)其發(fā)明人資格有誤，可以根據(jù)該特定案例的事實情況對這一專利申請或?qū)＠械陌l(fā)明人資格作出更正。另外，AIA還降低了對更正發(fā)明人資格的要求。根據(jù)以前的法律，由專利申請人有意欺瞞造成的發(fā)明人資格錯誤不能更正，目前，AIA取消了這一限制。
如果相關(guān)專利申請是在2013年 3月16日之前提交的，則被遺漏的發(fā)明人可以在USPTO通過干擾程序解決發(fā)明人資格糾紛。不過，干擾程序在解決發(fā)明人資格糾紛中一直沒有得到廣泛應(yīng)用，其中一個原因是確定發(fā)明人資格程序和干擾程序存在一些實質(zhì)性的沖突。發(fā)明人資格取決于原創(chuàng)性，而干擾程序主要確定發(fā)明的先后。這兩項程序所提出的問題不同，確定發(fā)明人資格需要解決的問題是誰是發(fā)明人，而干擾程序中考慮的問題是誰是第一個發(fā)明人。這兩項程序所關(guān)注的事實也不同，在發(fā)明人資格的確定中所關(guān)注的是誰對于發(fā)明作出了創(chuàng)造性的貢獻(xiàn)，而在干擾程序中所關(guān)注的是誰最先獲得構(gòu)思和（或）將該構(gòu)思付諸實踐。
大部分發(fā)明人資格的糾紛是通過訴訟程序解決的，一個很重要的原因是發(fā)明人資格取決于權(quán)利要求的范圍，而專利申請過程中審查員與專利申請人之間的來往交涉常常導(dǎo)致權(quán)利要求的改變。正如美國聯(lián)邦巡回上訴法院在某個案件中曾指出,如果相關(guān)專利申請仍處于審核狀態(tài)，被遺漏的發(fā)明人試圖在這個階段解決發(fā)明人資格的糾紛通常會事倍功半。不過，訴訟程序存在許多缺點，而這些缺點是在USPTO的派生程序中可以避免的。
在訴訟程序中，被遺漏的發(fā)明人必須提出明確并有說服力的證據(jù)來證明他的立論。而在派生程序中，默認(rèn)的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是優(yōu)勢證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，這一證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)比訴訟程序所要求的明確并具說服力的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)就要低得多。
在地方法院提起訴訟的另一個劣勢是耗費大量的時間和資金。普華永道去年的一項調(diào)查結(jié)果顯示，美國一個專利案件從提起訴訟到審判首日的平均時間是2年半。另外，據(jù)美國知識產(chǎn)權(quán)法律協(xié)會調(diào)查，每個專利案件進(jìn)展到取證結(jié)束時所需的平均費用是160萬美元，而進(jìn)展到最終判決時所需的平均費用則高達(dá) 280萬美元。相對而言，AIA中的派生程序具有速度快、費用低的優(yōu)點。雖然美國專利法未對派生程序作出詳細(xì)的要求，但預(yù)計PTAB在派生程序提起后的一年內(nèi)就會作出最終判決。在派生程序中，提交訴狀的費用只有400美元，根據(jù)USPTO估算，整個派生程序所需的時間約為700個小時。按照USPTO提供的每小時平均費用為371美元計算，派生程序所需的費用在26萬美元左右。
AIA使派生程序成為更正發(fā)明人資格的一個簡單、快捷的方法。與以前的干擾程序相比，派生程序提供了一個更清晰的流程；與訴訟程序相比，派生程序具有證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)低、費用少、時間短的優(yōu)勢。 （知識產(chǎn)權(quán)報 作者 劉毅 邁克爾·麥格克（Michael R. McGurk））
