【要旨】

　　境外注冊商標(biāo)權(quán)利人未在我國大陸地區(qū)使用其商標(biāo)的，無權(quán)依據(jù)2001年《商標(biāo)法》第三十一條（2014年《商標(biāo)法》第三十二條）的規(guī)定禁止他人注冊相關(guān)商標(biāo)。

　　【案情】

　　被異議商標(biāo)為第5736930號(hào)圖形商標(biāo)，由廖勇志于2006年11月21日向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊，指定使用的商品是第33類：果酒（含酒精）、開胃酒、蒸餾酒精飲料、蒸餾飲料、葡萄酒、酒（利口酒）、酒（飲料）、白蘭地、威士忌酒、伏特加（酒）。

　　被異議商標(biāo)經(jīng)商標(biāo)局初步審定公告后，雙手酒業(yè)有限公司（簡稱雙手公司）針對(duì)被異議商標(biāo)向商標(biāo)局提出異議申請(qǐng)。商標(biāo)局經(jīng)審查作出（2011）商標(biāo)異字第29023號(hào)裁定書，對(duì)被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。

　　雙手公司不服上述裁定，向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)復(fù)審。2013年9月17日，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出商評(píng)字[2013]第68755號(hào)《關(guān)于第5736930號(hào)圖形商標(biāo)異議復(fù)審裁定書》（簡稱被訴裁定）。該裁定認(rèn)定：雙手公司提交的在案證據(jù)不足以證明在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊前其對(duì)“雙手圖形”享有在先著作權(quán)，亦不足以證明在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊前，其“雙手圖形”商標(biāo)在與被異議商標(biāo)指定使用的開胃酒等相同或類似商品上在中國大陸進(jìn)行了使用，并成為具有一定影響的商標(biāo)。故雙手公司關(guān)于被異議商標(biāo)的注冊申請(qǐng)違反2001年《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)定的理由不成立。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)據(jù)此裁定：被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。

　　雙手公司不服被訴裁定，向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟，其起訴的主要理由之一是被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊構(gòu)成對(duì)其在先使用且有一定影響的“雙手”圖形商標(biāo)的搶注。

　　【判決】

　　北京市第一中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：雙手公司提交了中國網(wǎng)站報(bào)道、網(wǎng)絡(luò)博客證據(jù)證明其主張，雖然這些證據(jù)僅是第三方對(duì)雙手公司產(chǎn)品的介紹，并非雙手公司的產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域的使用證據(jù)，但這些證據(jù)均顯示了雙手公司的產(chǎn)品及其雙手圖形商標(biāo)，足以使中國相關(guān)公眾知曉雙手公司及其商標(biāo)的存在。廖勇志與雙手公司為同業(yè)經(jīng)營者，其理應(yīng)知曉雙手公司的商標(biāo)。同時(shí)考慮到，雙手公司的商標(biāo)是經(jīng)過設(shè)計(jì)的圖形商標(biāo)，顯著性較強(qiáng)。在此情況下，廖勇志依然在與雙手公司的商標(biāo)使用的葡萄酒商品類似的商品上注冊與雙手公司的商標(biāo)完全相同的被異議商標(biāo)，具有明顯的主觀惡意。因此，廖勇志注冊被異議商標(biāo)的行為已構(gòu)成以不正當(dāng)手段搶先注冊他人在先使用并有一定影響商標(biāo)的情形。被異議商標(biāo)的注冊違反2001年《商標(biāo)法》第三十一條有關(guān)“被異議商標(biāo)注冊不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的規(guī)定。

　　北京市第一中級(jí)人民法院遂依照修改前的《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第（二）項(xiàng)第1、2目之規(guī)定，判決：一、撤銷商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出的被訴裁定；二、商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)重新作出裁定。

　　廖勇志不服原審判決，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。北京市高級(jí)人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十九、第八十九條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決：一、撤銷一審判決；二、駁回雙手公司的一審訴訟請(qǐng)求。

　　【評(píng)析】

　　本案爭議焦點(diǎn)之一是被異議商標(biāo)的注冊是否構(gòu)成“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)”的情形，從而違反了2001年《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定。

　　2001年《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)定，“申請(qǐng)商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。”該條規(guī)定中的“他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”應(yīng)當(dāng)符合兩個(gè)要件：第一，“他人已經(jīng)使用”是指未注冊商標(biāo)權(quán)利的主張者在先使用了該商標(biāo)，即主動(dòng)將其商標(biāo)用于識(shí)別商品或服務(wù)來源的商業(yè)活動(dòng)中，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中。如果未注冊商標(biāo)權(quán)利的主張者未主動(dòng)使用該商標(biāo)，則通常不能主張商標(biāo)權(quán)利，不能禁止他人注冊該商標(biāo)。第二，該商標(biāo)經(jīng)使用產(chǎn)生了一定影響。如果該商標(biāo)未產(chǎn)生一定影響，沒有一定的識(shí)別性，沒有凝聚一定的商譽(yù)，就不能阻止他人注冊。

　　本案中，雙手公司提交的證明其在先使用“雙手”圖形商標(biāo)的證據(jù)主要包括以下幾類：1、2006年11月16日，《中國葡萄酒資訊網(wǎng)》發(fā)布的《葡萄酒觀察家》關(guān)于2006年度前十名葡萄酒排名情況的介紹（該資訊網(wǎng)發(fā)布的時(shí)間早于被異議商標(biāo)申請(qǐng)日5天），其中雙手公司的“雙手”圖形葡萄酒排名第十；2、2006年11月20日，9159名酒坊發(fā)布的《葡萄酒觀察家》關(guān)于2006年度百佳葡萄酒評(píng)選結(jié)果的文章（該網(wǎng)站發(fā)布的時(shí)間早于被異議商標(biāo)申請(qǐng)日1天），其中第十位是雙手公司生產(chǎn)的“雙手”圖形葡萄酒；3、2005年5月25日發(fā)布的中國網(wǎng)絡(luò)博客《澳洲品酒筆記》及2006年8月31日發(fā)布的中國網(wǎng)絡(luò)博客《澳洲酒香朝圣之旅》，內(nèi)容均涉及雙手公司的“雙手”圖形葡萄酒。

　　首先，上述證據(jù)均為網(wǎng)絡(luò)打印件，未經(jīng)公證認(rèn)證，而且在網(wǎng)絡(luò)瀏覽器中輸入相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)地址，原始的網(wǎng)絡(luò)頁面已無法顯示，因此上述證據(jù)的真實(shí)性無法確認(rèn)。其次，即使上述證據(jù)可以采信，但上述證據(jù)均不是雙手公司在我國大陸地區(qū)主動(dòng)宣傳、使用雙手圖形商標(biāo)形成的證據(jù)，而是第三方介紹境外“雙手”圖形牌葡萄酒的文字材料。再次，由于上述證據(jù)1、2中的網(wǎng)絡(luò)材料的形成時(shí)間僅分別早于被異議商標(biāo)申請(qǐng)日5天和1天，而證據(jù)3僅是一般性的博客，無證據(jù)表明其為熱門博客，因此，上述證據(jù)不足以證明雙手圖形商標(biāo)在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日前在我國的相關(guān)公眾中已具有一定知名度。總之，在案證據(jù)不足以證明雙手公司在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日之前在我國大陸地區(qū)主動(dòng)使用或許可他人使用了雙手圖形商標(biāo)并使之產(chǎn)生了一定影響。被異議商標(biāo)的注冊未構(gòu)成“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)”的情形。

　　本案的實(shí)際情況是，“雙手”圖形商標(biāo)是雙手公司的境外注冊商標(biāo)，雙手公司提交的證據(jù)均為第三方宣傳、介紹該境外注冊商標(biāo)的證據(jù)，雙手公司在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日之前從未將“雙手”圖形牌葡萄酒銷售到我國大陸市場，亦未在我國大陸地區(qū)宣傳其“雙手”圖形商標(biāo)。本案的典型意義在于第三方對(duì)境外“雙手”圖形商標(biāo)的宣傳、介紹是否可以為雙手公司在我國大陸地區(qū)取得民事權(quán)利。如前所述，2001年《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)定中的“他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”應(yīng)當(dāng)是他人在先使用（即主動(dòng)使用，而不是所謂的被動(dòng)使用）且產(chǎn)生一定影響的商標(biāo)。主張?jiān)谙任醋陨虡?biāo)權(quán)利的人自己未在先使用該商標(biāo)，不能取得商標(biāo)權(quán)利，不能禁止他人注冊該商標(biāo)。因此，雙手公司要求禁止被異議商標(biāo)的注冊，缺乏權(quán)利基礎(chǔ)。原審判決的相關(guān)認(rèn)定缺乏依據(jù)，二審法院予以糾正是正確的。（作者：劉慶輝，北京市高級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭）